Trademark gejat: help!

Column Robin Tabbers | Verbonden aan Advocatenkantoor Shanghai

17 oktober 2013

Trademark squatting en China lijken twee begrippen die onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Wat is het en wat moet je doen als dit je overkomt?

Whitepaper 'ondernemen in China'

Omdat het in Nederland gelukkig weinig voorkomt, kan het zijn dat je nog nooit van trademark squatting hebt gehoord. De letterlijke vertaling is “merknaam kraken” en dat geeft de betekenis al goed weer; Chinezen registeren op grote schaal internationale merken in China voordat de rechtmatige eigenaar dit heeft kunnen doen.

Merknaam

Omdat China het first-to-file systeem aanhangt, is degene die als eerste een merknaam registreert in China ook daadwerkelijk eigenaar van de merknaam in China. Hierbij is het van belang om op te merken dat een internationale merknaamregistratie of een registratie in een ander land geen enkele waarde heeft in China.

Doordat het Chinese rechtssysteem het merknaamrecht goed beschermt (in tegenstelling tot wat velen denken) kan een Chinese partij die jouw merknaam als eerste heeft geregistreerd in China jou verbieden je merknaam te gebruiken in China en zelfs de producten die je laat produceren in China onder jouw merknaam kunnen in beslag worden genomen!

Squattingbureaus

Je raadt het al; de Chinese eigenaar kan vervolgens veel geld verdienen door jouw merknaam aan je te verkopen. Het is dan ook niet raar dat er ontzettend veel registraties van merknamen plaatsvinden in China. Er zijn zelfs speciale bureaus die hun volledige business wijden aan trademark squatting.

Word je met zo’n situaties geconfronteerd dan zijn er drie mogelijkheden;

  1. je betaalt het gevraagde bedrag;

  2. je kiest ervoor om onder een andere merknaam verder te gaan of

  3. je vecht de merknaamregistratie van de Chinese partij aan.

Lange procedure

Een registratie aanvechten is echter een lastige en langdurige procedure en heeft in het algemeen weinig kans van slagen. Om een voorbeeld te geven; Ferrari wilde de Chinese registratie van het paard in haar logo aanvechten maar de Chinese rechter was van mening dat het paard van Ferrari niet bekend genoeg was in China om te kunnen gelden als bekende merknaam.

Dit is typisch een geval van voorkomen is beter dan genezen; registreer dan ook altijd eerst je merknaam voordat je er nog maar aan ‘denkt’ om zaken te gaan doen in China.

Auteur

Robin Tabbers